Ponga su información empresarial a buen recaudo: La nueva ley de secretos empresariales le ayudará a ello

Ponga su información empresarial a buen recaudo: La nueva ley de secretos empresariales le ayudará a ello

Vienen de lejos los esfuerzos emprendidos a nivel internacional para garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación que se basan en el saber hacer y en información empresarial no divulgada (secretos empresariales) esté protegida de manera adecuada. En un primer momento, dichos esfuerzos tuvieron reflejo en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominado “ADPIC”). Este Acuerdo contiene, entre otras, unas disposiciones relativas a la protección de los secretos empresariales contra su obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes.

Posteriormente, y ya dentro de la Unión Europea, no fue sino hasta 2016 cuando las divergencias nacionales existentes en materia de protección de secretos empresariales llevaron a la aprobación de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, a fin de armonizar la legislación de los Estados miembros con el objeto de establecer las medidas de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación de secretos empresariales.

Así, y con el fin de incorporar la citada Directiva a nuestro ordenamiento jurídico y cumpliendo con considerable retraso el mandato de su transposición, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 21 de febrero la presente Ley de Secretos Empresariales (LSE), que busca mejorar la eficacia de su protección jurídica contra la apropiación indebida en todo el mercado interior. Con la presente Ley se completa la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en concreto su artículo 13, desde una perspectiva sustantiva y, especialmente procesal, sin perjuicio de que las infracciones más graves en esta materia sigan estando protegidas por el Código Penal a través de los tipos delictivos contemplados en los artículos 278 y 279 de dicho Cuerpo Legal.

A lo largo de la presente Circular analizaremos las novedades más relevantes que introduce la LSE con el objeto de que los titulares de un secreto empresarial puedan ser conocedores de la nueva normativa que les ampara y que sin demora, entrará en vigor el próximo 21 de marzo, fecha en la que se cumplirán los veinte días de su publicación en el BOE.

 

I. ¿Qué debemos entender por secreto empresarial?

No podemos empezar a analizar el contenido de la LSE sin previamente definir lo que la citada Ley denomina “secreto empresarial”.

Así, su artículo primero considera secreto empresarial “cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones”:

  1. Que sea secreto, en el sentido de que no sea conocido ni fácilmente accesible por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice la información o conocimiento en cuestión.
  1. Que tenga un valor empresarial, precisamente por su carácter de secreto.
  1. Que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

En relación a este último punto, entendemos que se trata de una piedra de toque para los titulares de estos secretos, ya sean personas físicas o jurídicas, con el fin de que puedan tomar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de sus activos corporativos confidenciales a través, sirva como ejemplo, de la subscripción de acuerdos de confidencialidad con sus empleados y/o socios comerciales, pues no debemos olvidar que la mayor amenaza en cuanto a robos de secretos empresariales se encuentra en el seno de la propia empresa.

En cualquier caso, serán los tribunales en última instancia los que tendrán que valorar la razonabilidad de las medidas tomadas por sus titulares, al objeto de que éstos sean valedores de las acciones que la LSE les ofrece en caso de que cualquier infractor obtenga, utilice o revele ilícitamente sus secretos empresariales.

Así pues, en concordancia con la definición que nos ofrece la LSE en su artículo 1, podemos incluir dentro del concepto de secreto empresarial, no sólo los conocimientos técnicos o científicos adquiridos por una organización sino también, entre otros, los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y los estudios o estrategias de mercado.

Precisamente por el carácter secreto de la información que se pretende proteger, la LSE ha querido dar un trato especial a los trabajadores e interlocutores sociales al establecer en el apartado 3 de su artículo primero que: “La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores.”

Ello es así puesto que la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, no reviste los caracteres de secretismo que da lugar a su protección jurídica.

Por este motivo, y a los efectos de esta Ley, no puede exigirse a un empleado que deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad, que prescinda absolutamente de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo.

 

II. Diferenciación entre conductas lícitas e ilícitas al amparo de la LSE

La LSE a través de sus artículos 2 y 3 establece las circunstancias en las que está justificada la protección jurídica de los secretos empresariales y en contraposición, los comportamientos y prácticas que son constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícita de los mismos.

Veamos ambos supuestos a continuación:

a) Casos de obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales

 Se entiende que la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial es lícita cuando se realiza por alguno de los medios siguientes:

  1. El descubrimiento o la creación independientes.
  2. La ingeniería inversa (observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto) sin obligación de confidencialidad.
  3. El ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultados.
  4. Cualquier otra actuación que resulte conforme con las prácticas comerciales leales.

Asimismo, no procederán las acciones y medidas previstas en la LSE cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que haya tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes:

  1. En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
  2. Con la finalidad de descubrir alguna actividad ilegal en defensa del interés general.
  3. Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de éstos de las funciones que tienen legalmente atribuidas.
  4. Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español, que exija, por ejemplo, suministrar información a las autoridades administrativas o judiciales.

b) Conductas ilícitas al amparo de la LSE: especial atención a las mercancías infractoras

Como denominador común, tanto la obtención como la utilización o revelación de un secreto empresarial se consideraran ilícitas cuando se realicen sin consentimiento de su titular, si bien la primera de ellas, obtención, requiere además que se lleve a cabo mediante: (i) el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir, o (ii) cualquier actuación contraria a las prácticas comerciales leales.

En cuanto a la utilización o revelación de un secreto empresarial se considerara ilícita si: (i) quien las realiza ha obtenido el secreto de forma ilícita, o (ii) si se incumple un acuerdo de confidencialidad u obligación contractual que limita la utilización o revelación del secreto empresarial.

En este sentido, la protección de los secretos empresariales se extiende también de forma novedosa a las llamadas mercancías infractoras, entendiendo como tales, aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización, se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

 

III. La vertiente patrimonial del secreto empresarial

La LSE aborda en su Capítulo III (artículos 4 a 7), mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial del secreto empresarial.

Se trata de previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan someramente cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual.

Con carácter general podemos decir que el secreto empresarial es transmisible, pudiendo pertenecer pro indiviso a varias personas.

En líneas generales, la comunidad resultante se regirá por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes[1], si bien en caso de cesión del secreto empresarial o de concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberán ser todos los partícipes los que la otorguen conjuntamente.

Por último, el secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance pactado entre las partes, presumiéndose que la licencia otorgada tiene el carácter de no exclusiva, es decir, que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial.

 

IV. Acciones judiciales del titular del secreto empresarial frente al infractor y el tercero adquirente de buena fe

En el Capítulo IV de la LSE (artículos 8-11) se regula un catálogo abierto de acciones en defensa del titular del secreto infringido que pueden ser iniciadas no sólo frente al infractor que realice cualquier acto de violación que hemos enumerado en el apartado II.b) de la presente Circular, sino también contra el tercero adquirente de buena fe, entendiéndose por tal, quien en el momento de la utilización o de la revelación no sabía o, en las circunstancias del caso, no hubiera debido saber que había obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

En cuanto a las acciones propiamente dichas, la LSE prácticamente copia las ya reguladas por la Ley de Competencia Desleal en su artículo 32 y que, recordemos son las siguientes: (i) declaración de infracción, (ii) cesación o prohibición, (iii) aprehensión de las mercancías infractoras, (iv) remoción de efectos, (v) atribución de las mercancías infractoras en propiedad al demandante, (vi) indemnización de daños y perjuicios y (vii) publicación de la sentencia.

Aquí de nuevo se hace una excepción para el caso de que el tercer adquirente de buena fe sea demandado, ya que éste siempre podrá solicitar la sustitución de cualquiera de las anteriores medidas por el pago de una indemnización pecuniaria, en el caso de que la ejecución de aquellas le causaran un perjuicio desproporcionado.

Sin embargo, y para asegurarse de que los intervinientes en procesos de acciones por violación de secretos empresariales se atienen a las reglas de la buena fe procesal[2], los jueces y tribunales están facultados para imponer a la parte demandante que haya ejercido las acciones de forma abusiva o de mala fe, multas que podrán alcanzar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Para finalizar, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción, al establecerse en su artículo 11 un plazo de tres años a contar desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial, interrumpiéndose por las causas previstas con carácter general en el Código Civil.[3]

 

V. Una breve referencia a las novedades procesales introducidas por la LSE

Tres son los pilares más significativos sobre los que descansan las novedades procesales llevadas a cabo por la LSE y que analizaremos a continuación.

a) Preservación de la confidencialidad de la información que se aporta a un proceso judicial

Como podemos imaginar, en un procedimiento judicial relativo a la violación de un secreto empresarial pueden intervenir diversas personas (partes, abogados, procuradores, funcionarios judiciales, testigos, peritos, etc.) que tienen acceso a documentos o información que puede constituir secreto empresarial.

A tal efecto, la LSE articula una serie de medidas que pueden adoptar los jueces y tribunales, de oficio o a petición de las partes, para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y entre las que pueden incluirse las siguientes:

  1. Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento que contenga información que pueda constituir secreto empresarial.
  2. Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas o grabaciones cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir secreto empresarial.
  3. Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en los dos números anteriores, una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte.

b) Diligencias de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba y medidas de aseguramiento de pruebas

En cuanto a las primeras, la LSE permite a quien vaya a ejercitar una acción civil en defensa de secretos empresariales, que pueda solicitar del Juzgado de lo Mercantil que vaya a entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda.

Respecto a las medidas de acceso a fuentes de prueba, la LSE se remite a lo dispuesto en los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el acceso a las fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros en los procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia.

Por último, y en lo referente a las medidas de aseguramiento de la prueba, nuevamente la LSE se remite a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en su artículo 297, y en particular a las medidas mencionadas en el párrafo segundo apartado 2 del citado artículo.[4]

c) Medidas cautelares y caución sustitutoria

La LSE permite a quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil en defensa de secretos empresariales, solicitar del órgano judicial que haya de entender de ella, la adopción de medidas cautelares contra el presunto infractor tendente a asegurar la eficacia del eventual fallo que en su día recaiga. Se regulan en especial las siguientes medidas:

  1. El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial.
  2. El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar medidas infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines.
  3. La retención y depósito de mercancías infractoras.
  4. El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Sin embargo, el demandado podrá solicitar la sustitución de las medidas cautelares acordadas, por la prestación por su parte de caución suficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Patentes y en los artículos 746 y 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la única excepción de la medida cautelar dirigida a evitar la revelación de secretos empresariales para la cual no cabrá sustitución alguna. Asimismo, también podrá el demandado solicitar el alzamiento de las medidas cautelares previstas en los números 1,2 y 3 en caso de que durante la pendencia del proceso se produzca la desaparición sobrevenida del secreto empresarial.

Como regla general, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

Nuevamente la LSE no se olvida de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares acordadas y que hayan sido alzadas por diversas circunstancias, permitiéndoles reclamar, por tal motivo, una indemnización de daños y perjuicios, aun no habiendo sido parte en el proceso declarativo.

 

VI. Conclusiones

Sin duda alguna, el nuevo marco legal constituye un auténtico desafío para las empresas. Como expresamente menciona el artículo 1 de la LSE, sólo merecerán protección los secretos cuyos titulares se hayan preocupado de protegerlos tomando medidas razonables para ello.

Desde aquí queremos apuntar algunas medidas que entendemos tendrán que tomar las empresas con el objeto de proteger sus secretos:

  1. En primer lugar, y aunque parezca obvio, deberán identificar la información que de acuerdo con la definición establecida por la LSE, deba catalogarse como secreto empresarial.
  2. Una vez identificada la información que se pretende proteger, el titular deberá tomar las medidas razonables para mantenerla en secreto, no sólo a través de la subscripción de acuerdos de confidencialidad con sus empleados y/o socios comerciales sino también mediante la implantación de medidas de seguridad informáticas que impidan acceder a dicha información por los presuntos infractores.
  3. Por último, y en caso de detección de una conducta ilícita, el titular de la información deberá ser diligente en el ejercicio de las acciones judiciales procedentes, no sólo por el plazo de prescripción que nos concede la LSE, sino también por la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares contra el presunto infractor, entre ellas, la retención y depósito de las mercancías infractoras o el embargo preventivo de bienes.

Sin lugar a dudas, la ayuda de un correcto asesoramiento jurídico es fundamental en orden a colaborar con las empresas para identificar y clasificar la información que pueda catalogarse como secreto empresarial y junto a ellas, aplicar las medidas razonables que les hagan ser valedores de las acciones judiciales frente a las conductas ilícitas llevadas a cabo por los presuntos infractores.

 

[1] Artículos 392 y siguientes del Código Civil.

[2] El artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento civil establece multas en caso de incumplimiento de la buena fe procesal que pueden oscilar de 180,00 a 6000,00 euros de cuantía.

[3] En este sentido, el artículo 1973 del Código Civil establece que: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”.

[4] Artículo 297.2 II LEC: “En los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la infracción razonablemente disponibles, tales medidas podrán consistir en especial en la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas”

 

El contenido de esta circular es meramente informativo y no pretende constituir asesoramiento jurídico alguno. Si pretende recibir tal asesoramiento, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico alentta@alentta.com.